Les marques « faibles » à l’épreuve de la distinctivité

Par un arrêt en date du 18 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré que le nom de domaine «reflexauto.fr » ne constituait pas l’imitation de la marque française « autoreflex.com ».

Le titulaire de la marque « autoreflex.com » a donc été débouté de sa demande de dommages et intérêts relativement à l’exploitation du nom de domaine concurrent «reflexauto.fr ».

Le raisonnement qui a conduit la Cour à cette solution s’est déroulé en 3 étapes :

–       Etape 1 : L’étude du domaine de spécialité de la marque

La Cour s’est attachée à comparer les services visés dans l’acte de dépôt de la marque du demandeur et ceux exploités par le défendeur au travers du site internet litigieux.

La Cour a constaté que ces derniers, à savoir le courtage en matière automobile, n’étaient pas mentionnés dans l’acte de dépôt de la marque « autoreflex.com », qui visait uniquement « la gestion de fichiers informatiques, la publicité, les services de saisie, de traitement et de transmission de données, les services de transmission d’informations sur des terminaux d’ordinateur et de télécommunication, de diffusion de données par ordinateurs, ainsi que l’édition de données destinées à être utilisées sur des réseaux informatiques, l’organisation et la conduite de colloques, conférence et congrès ‘notamment sur la distribution automobile’, l’édition de revues sur l’automobile et l’édition d’un journal de petites annonces de ventes de voitures ».

La Cour d’appel n’a donc pas attaché importance au fait que la marque « autoreflex.com » ait été déposée pour « des services de transmission d’informations sur des terminaux d’ordinateur et de télécommunication » (ce qui vise notamment des sites internet). Pour se positionner, la Cour s’est uniquement intéressée à l’activité exploitée sur le site interne litigieux, à savoir le courtage en matière automobile. Or ce service n’était pas visé par la marque du demandeur.

La protection d’une marque s’attache en effet uniquement à son domaine de spécialité, cette dernière n’étant protégée que pour les services identiques ou similaires à ceux qu’elle désigne dans l’acte de dépôt.  Dans cette deuxième hypothèse (services similaires), il est alors nécessaire de prouver le risque de confusion entre les deux signes en cause. C’est la seconde étape.

–       Etape 2 : L’étude du risque de confusion

La Cour a en premier lieu constaté que le signe «reflexauto.fr » ne constituait pas la reproduction à l’identique de la marque française « autoreflex.com », faute de reproduire « sans modification ni ajout tous les éléments la composant ».

Faute d’imitation servile, elle a donc recherché s’il pouvait exister un risque de confusion, fondé sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment des éléments dominants de ces derniers, et des similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles.

La Cour a considéré que :

–       sur le plan visuel : la similitude entre les signes en cause tient à la reprise de deux termes « auto » et « reflex » ;

–       sur le plan conceptuel : les deux signes en cause renvoient à la même idée de réflexe en matière de recherche concernant le domaine de l’automobile sur internet, mode de recherche en ligne induit par l’adjonction dans la marque du ‘.com’ et dans le signe contesté du ‘.fr’ ;

–       sur le plan phonétique : l’inversion des termes permet au plan phonétique de distinguer les expressions en cause à raison de sonorités d’attaque très différentes.

L’analyse de la ressemblance entre les deux signes en cause présente donc un bilan mitigé.

La 3ème étape a donc été décisive dans le raisonnement de la Cour d’appel.

–       Etape 3 : L’atteinte à la fonction de la marque

C’est ici que le raisonnement de la Cour se veut le plus sévère.

Les tribunaux attachent de plus en plus d’importance à la fonction des marques, en application de la directive communautaire 89/104 et du règlement n° 40/94, disposant que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire l’usage, sans son consentement, d’un signe identique à ladite marque par un tiers, lorsque cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque ».

La fonction essentielle de la marque est la « fonction d’indication d’origine ». Il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la reproduction du signe ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

Or, dans la présente espèce, la Cour a relevé que les termes reproduits « auto » et « reflex » étaient peu distinctifs. Elle observe que le mot « Reflex » renvoie à l’évidence au réflexe, banalement incitatif, et le mot ‘Auto’ est générique pour désigner les automobiles.

La Cour en a déduit que les expressions « Autoreflex.com » et « Reflexauto.fr » demeurent globalement intrinsèquement assez banales, et que par conséquent, la clientèle ne saurait être induite en erreur compte tenu de ces appellations usuelles.

Cet arrêt pose donc le débat des marques dites « faibles » (il faut entendre « faiblement distinctives ») très à la mode – dans un souci d’efficacité marketing. Peuvent-elles encore prétendre à la protection du droit des marques si elles sont impuissantes à remplir leur fonction d’identification ?

La réponse à cette question ne se veut pas générique, elle résulte d’une étude au cas par cas des signes en cause.

Prenons par un autre exemple qui fut jugé par la Cour d’appel de Bastia le 20 mars 2013 et qui opposait les noms de domaine très descriptifs  <mariagesencorse.com> et <mariageencorse.com>, seule la présence du « s » les distinguant. A noter que ce litige portait exclusivement sur le volet « nom de domaine » et non sur les marques, de sorte qu’il était opposé à la défenderesse, non pas des faits de contrefaçon, mais des faits de concurrence déloyale.

Dans cette espèce, M.A et la société IRIS MEDIA avaient enregistré le 11 septembre  2009 le nom de domaine <mariagesencorse.com>, et déposé la marque française éponyme à l’INPI le 6 octobre 2010.

Le 14 février 2010, Mme Y. avait enregistré le nom de domaine <mariageencorse.com>  et  la marque française éponyme à l’INPI le 17 décembre 2010.

M.A et la société IRIS MEDIA avaient alors assigné Mme Y afin que le second nom de domaine leur soit transféré et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 3 octobre 2011, le Tribunal de commerce d’Ajaccio avait considéré qu’en déposant le nom de domaine <mariageencorse.com>, la défenderesse avait commis des actes de parasitisme commercial et de concurrence déloyale. Cette dernière avait été condamnée à verser au titulaire du nom de domaine antérieur la somme de 5.160 euros en réparation du préjudice commercial et financier et la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.

La Cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio.

Rappelons qu’en soit, le simple dépôt des noms de domaine n’octroie aucun droit privatif sur les termes déposés à leurs titulaires, à l’exception de ceux qui seraient originaux au point de refléter la personnalité de leur créateur et ainsi bénéficier du droit d’auteur (exercice périlleux sur un nom de domaine).

Une entreprise ne peut donc, c’est certain, s’arroger un monopole sur un terme pour une activité donnée par le simple dépôt d’un nom de domaine.

En l’absence de droits de propriété intellectuelle, seule la voie de la concurrence déloyale est ouverte. Or, la concurrence déloyale est une responsabilité classique reposant sur la démonstration du triptyque faute/ dommage / lien de causalité entre la faute et le dommage.

Ainsi, en cause d’appel, la défenderesse soutient que pour une bénéficier d’une protection, un nom de domaine devait être distinctif, c’est à dire ni générique, ni descriptif des produits qu’il désigne. Elle invoque à ce titre le principe de la liberté du commerce et de l’industrie en vertu duquel ne serait pas fautif l’usage d’une terme essentiel et usuel dans son secteur d’activité pour identifier un site relatif à la même spécialité, même s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit des internautes.

La Cour d’appel de Bastia a relevé en l’espèce que le nom de domaine sur lequel la demanderesse fondait sa demande était composé de la juxtaposition de mots usuels  et d’un lieu géographique, qui évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur internet.

Pour la Cour de Bastia, faute de rapporter la preuve d’une notoriété spécifique ou d’une volonté de la part de la défenderesse de capter la clientèle du demandeur, l’exploitation d’un nom de domaine  similaire ne constitue pas en soit une faute.

Dans une troisième espèce, le Tribunal de commerce de Paris avait considéré dans un jugement du 24 mai 2013 que l’enregistrement du nom de domaine <i-obseque.fr> postérieur au nom de domaine <e-obsèques.fr> ne constituait pas une faute constitutive de concurrence déloyale au sens de l’article 1382 du Code civil, compte tenu des termes descriptifs de ces deux noms de domaines.

En conséquence, s’il n’existe pas de condition à la validité d’un nom de domaine lors de son dépôt, la protection d’un nom de domaine a un dénominateur commun essentiel avec la marque : tous deux doivent être distinctifs par rapports aux produits et aux services. Pour bénéficier d’une protection forte, tant les marques que les noms de domaines doivent donc être composés de signes non nécessaires, génériques ou usuels et ne pas être descriptifs de l’activité pour laquelle ils sont utilisés.

Ces exemples démontrent que l’avenir de la protection des signes faibles est incertain, faute de pouvoir démontrer d’autres fautes que celles touchant uniquement à la simple reproduction du signe par un concurrent.

L’ère est du temps est avant tout celui de la libre concurrence.

 

Sacha Benichou

Avocat à la Cour

www.sbavocats.com

 

Partager : Share on LinkedInShare on FacebookGoogle+Email to someoneTweet about this on Twitter